סימן מסחר הינו זכות טריטוריאלית ויש לרשום אותו בכל מדינה בנפרד. בהתאם, כאשר חברה ישראלית מעוניינת לרשום את סימני המסחר שלה ברחבי העולם, עורך הדין הישראלי שלה נדרש להפעיל עבורה עורך דין מקומי בכל מדינה בה נרשם הסימן. פעילות זו כרוכה בעלויות בלתי מבוטלות (אך עדיין נמוכות משמעותית מעלויות רישום פטנטים).
לאחרונה הצטרפה ישראל לאמנת "פרוטוקול מדריד" שתיכנס לתוקף ב-1.9.10. שינוי זה יפתח אפיק חדש, נוח וזול יותר לרישום סימני מסחר בחו"ל. בפרוצדורה החדשה, מבקשת ישראלית בעלת בקשה לרישום סימן מסחר (או סימן מסחר רשום) בישראל תוכל להגיש לרשות הפטנטים הישראלית בקשה בינלאומית המבוססת על הסימן הישראלי, המייעדת מדינות החברות באמנה (הכוללת כיום יותר מ-80 מדינות, לרבות ארה"ב, אירופה (קיימת אפשרות לרשום סימן אחד המכסה את כל ה-EU) וסין). על המבקשת לעמוד באחד התנאים הבאים: אזרחות ישראלית, תושבות בישראל או פעילות מסחרית ("commercial establishment" בלשון האמנה) בישראל. הבקשה הבינלאומית נבחנת לתנאים פורמליים בארגון WIPO ולאחר מכן עוברת בחינה בכל מדינה שיועדה בבקשה. במידה ולא מועלות השגות כלשהן נגד הבקשה (כפי שקורה במקרים רבים), הסימן נרשם. וזאת, מבלי שבעלת הסימן נדרשת למנות עורך דין מקומי בכל מדינה (תוך חסכון משמעותי בעלויות).
היתרונות בשימוש בפרוטוקול מדריד משמעותיים:
- עלויות - אגרות הבקשה הבינלאומית מורכבות מאגרות קבועות ומאגרות שתלויות במספר המדינות ומספר הסוגים לגביהם רשום הסימן. ככל שמייעדים יותר מדינות, כך גדל החסכון בעלויות (שעשוי להגיע בקלות לאלפי דולרים).
- ניהול ותחזוקה פשוטים ויעילים יותר של הפורטפוליו הבינלאומי – עו"ד אחד מרכז את הטיפול, ואין צורך למנות עורכי דין מקומיים במדינות היעד; רישום שינויים למיניהם וחידושים נעשה בצורה מרוכזת ברמה הבינלאומית, תוך חסכון בעלויות; אין צורך לעמוד בתנאים פורמליים (כגון יפויי כח) ספציפיים לכל מדינה; גמישות בהוספת מדינות יעד בעתיד עם התפתחות החברה לשווקים חדשים באופן פשוט וזול יחסית. ועוד.
אולם, קיימים גם חסרונות. העיקרים שבהם:
- תנאי הזכאות במדינה בה מוגשת הבקשה (פעילות מסחרית, מגורים או אזרחות).
- הסימן הבינלאומי חייב להיות זהה לבקשת הבסיס בכל מובנים. לפיכך, אם רוצים לרשום בישראל סימן המורכב ממילה בעברית ובאנגלית יחד, השימוש בפרוטוקול מדריד עשוי ליצור בעיה (שכן, בחו"ל לרוב אין אינטרס לרשום את הסימן בעברית).
- תלות בבקשת הבסיס.
- משך תהליך הרישום ארוך יותר ממשך תהליך הרישום בבקשה לאומית במדינות מרכזיות כמו ארה"ב ואירופה.
בכל מקרה, פרוטוקול מדריד עשוי להוות הזדמנות מצוינת לחברות סטארט-אפ ישראליות להרחיב את פורטפוליו סימני המסחר הבינלאומיים שלהן בעלויות סבירות, באופן הדרגתי, ובצורה פשוטה יחסית.
פוסט אורח זה נכתב על ידי עו"ד ערן ליס, שותף מייסד במשרד עו"ד עדין-ליס – משרד בוטיק המתמחה בקניין רוחני וטכנולוגיות מידע ומדורג בדירוגים בינלאומיים וישראליים כאחד ממשרדי ה-IP המובילים בישראל. ניתוח מקיף יותר של פרוצדורת הרישום ומידע נוסף בתחום הקניין הרוחני מופיעים בפורטל המשפטי לקניין רוחני ודיני אינטרנט שמפעיל המשרד.





